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商标海外抢注之初探
2020年09月08日来源:永新知识产权
  商标抢注行为是一个全球性问题,不仅在国内遭各界诟病,在国外也频频发生。有很多抢注者看到某一品牌在国际上发展势头良好,就故意在其他国家抢注商标,被抢注者往往在进入该国市场时才发现商标已经被抢注。为了在面对商标海外抢注时不至于手足无措,需要对商标海外抢注的原因、后果、应对措施等有一定了解。
  一、商标海外抢注——实例简介
  

Supreme Italia在上海的旗舰店
  Supreme是1994年诞生于美国纽约的街头品牌,是全球影响力比较大的潮牌之一。但熟悉品牌的都知道,Supreme曾与商标抢注者经历过一场旷日持久的战役。Supreme一向以饥饿营销闻名,其销售渠道非常有限,在全球开设的实体店屈指可数,因此Supreme最初在很多国家均未申请注册商标,这就使抢注者有机可乘。意大利International Brand Firm(“IBF”)率先在意大利抢注了“Supreme Italia”商标,之后还以该公司或关联公司的名义在西班牙、中国及其他国家申请、注册了“Supreme”、“Supreme Italia”、“Supreme Spain”等商标。不仅如此,IBF还模仿Supreme的产品设计、包装,在意大利、西班牙、中国等开设实体店进行销售,可谓是“最高调”的山寨品牌。由于视觉上与正品无异,而且商标十分相似,IBF销售的“假冒品”很快席卷了很多国家,很多艺人明星相继“中招”,就连三星也差点与之进行合作。因此,Supreme不得不进行反击。2017年,经过一系列的民事和刑事诉讼后,意大利法院宣布禁止IBF对“Supreme”或“Supreme Italia”名称的使用,同年警方开始查封相关假冒产品。在中国,Supreme目前也已经成功撤销了IBF抢注的商标,Supreme自己申请的商标有望获准注册。但如何彻底清理IBF在全球的假冒品、如何重新树立Supreme在消费者心目中的“精致”形象、如何防止新一轮的抢注,Supreme仍有很长的路要走。
  无独有偶,诸多中国品牌也遭遇过海外商标抢注。比如,恰恰在2006年底准备进入欧洲市场时,发现德国某公司已经注册了“恰恰”的英文和图形。于是恰恰积极联系该公司,意图将商标购买过来,但对方却开出20万欧元的天价,恰恰只能向德国法院提起诉讼撤销该商标。该诉讼经过一审、二审、申诉,历经七年时间,终于将抢注的商标成功撤销。再比如,2004年,澳门居民吴楚帆同时抢注了泉州企业的17个知名商标,大部分为服装品牌,比如九牧王、柒牌、劲霸、爱登堡、爱都、老人城等知名企业,之后这些企业向澳门知识产权厅提出异议,抢注的商标最终被驳回。此外,我国的“雅戈尔YOUGNOR”、“五粮液”、 “海信”、“王致和”、“孔子学院”、“狗不理”等品牌均因遭遇过海外抢注,大部分都历经过声势浩大的跨国维权行动。?
  二、商标海外抢注的后果——如鲠在喉
  商标海外抢注能够成功的原因,主要是由于商标地域性的特点,即一件商标注册后,其效力仅限于本国或本区域。如果要在域外获得商标权,就必须主动向域外商标行政机关提出申请。由于多数企业只有在开展海外业务后才会考虑在海外申请商标,商标抢注者即见缝插针,抢先注册。海外商标抢注者无论基于何种目的抢注商标,对真正的商标权利人来说都是不小的商业阻碍,如鲠在喉,必欲除之而后快。
  有的商标抢注者在商标抢注成功后,并不将商标投入使用,而是囤积居奇,等真正的商标权利人来进行和谈时,索要高价转让费谋取暴利。这样的抢注者多为职业商标抢注人,可能同时还抢注了他人的商标。由于对抢注的商标提出撤销或无效的过程比较漫长,很多权利人为了能在最短的时间内解决纠纷,会考虑将抢注的商标购买过来。商标抢注者考虑到权利人一般为规模较大的知名企业,会漫天要价。比如某俄罗斯公司于2004年在俄罗斯抢注了中国的“SHINCO”、“KONKA”、“BBK”等商标后,提出要以40万美元的价格将“SHINCO”商标转让给新科公司,可谓是明目张胆的谋取暴利。
  有的商标抢注者是为了利用真正的商标权利人的良好声誉,使用抢注的商标在海外开展业务,掠夺海外市场。这些商标抢注者可能是熟悉商标权利人业务的经销商、代理商等。这样的抢注者索要的对价可能是一定的销售提成、佣金或者一定的市场控制权等。比如在德国抢注了“恰恰”、“王致和”、“白家粉丝”等商标的均为德籍华人开办的公司,该公司主要在德国经营中国的食品,其抢注商标主要是想以此作为筹码来获取这些企业在德国的总代理权。
  有的海外商标抢注者是为了阻止竞争对手进入海外市场,因为中国的产品质优价廉,他们担心会失去自己的市场。由于这样的商标抢注者目的性很强,一般会索要高额的对价。比如,中国的“HiSense”商标2005年被西门子公司在德国抢注,意欲阻止海信在德国开展业务,最终海信从西门子公司开出的4000万欧元天价谈判至50万欧元赎回了该商标。?
  三、商标海外抢注预警及打击——有的放矢
  为了及时发现自己的商标是否被抢注,企业可以委托海外代理机构进行定期监测,一旦发现抢注的商标,可以尽快采取相应的措施。对于不同状态的抢注商标,应对措施也不尽相同。
  针对已经被公告但未获得注册的商标,可以提出异议。只要商标权利人理由充分,一般异议的成功率较大,所需时间也较短。如果抢注者为职业抢注人,恶意明显,异议成功率会更大。异议所需的时间根据各国的情况不同大约需要几个月的时间。如上述泉州服装企业在澳门进行异议的时间约为5个月;而五粮液商标在韩国被抢注后提出异议的历时约14个月。
  针对已经注册的抢注商标,情况就稍复杂一些。撤销被抢注的商标需要权利人提供充足的理由和证据。如果已注册的商标在当地已投入使用,会使撤销的难度增加。如果商标注册已满5年,撤销的可能性就更小。不仅如此,在撤销的同时,抢注人为了实施报复,可能会对权利人在当地开展的业务提起商标侵权诉讼,逼迫权利人和解谈判并支付高昂的对价。一般来说,在海外撤销商标会经历法院诉讼,所需的时间也较长。比如,上述被抢注的“恰恰”商标历经7年才被撤销;“王致和”商标在德国被抢注后,历经27个月才被撤销。
  在进行异议、撤销的同时,权利人还可以考虑同时发送律师函、求助于中国政府,通过外交手段加速争议解决。至于是否与抢注人进行和解谈判,可以根据权利人自身的情况以及案件的发展考虑,不一定是最佳的选择。比如,海信集团的“HiSense”商标被西门子公司抢注后,首先与西门子公司进行谈判,西门子公司随即开出4000万欧元的转让价格。海信集团拒绝后,西门子公司遂对海信集团提出商标侵权诉讼,海信集团于是对西门子公司抢注的商标提起撤销申请。在双方的拉锯战中,海信集团最终以50万欧元的价格赎回了“HiSense”商标,前后历经了3年时间。有人认为,海信集团从开始就选择和解谈判实际上使自己陷入了被动的境地,并不是最优选择。?
  四、预防商标海外抢注——粮草先行
  预防商标海外抢注最有效的措施就是在开展业务前,在意欲拓展业务的国家率先进行商标申请,兵马未动,粮草先行。
  目前进行海外商标申请的方式有两种:一是通过国家知识产权局向世界知识产权组织WIPO递交马德里国际商标申请;二是直接向目标国家申请注册(包括区域注册,如欧盟,非洲知识产权组织)。
  马德里国际商标申请,是根据《商标国际注册马德里协定》或《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定,在“马德里联盟”成员国进行的商标注册。截止 2019 年9月,“马德里联盟”共有106个成员。中国、美国、德国、法国、英国、意大利、日本等世界主要经济体都是马德里联盟成员。只要申请人在国内有商标注册或申请,就可以提交马德里国际商标申请。申请人只需要向国家知识产权局递交申请文件,在申请文件中可以随意选择 “马德里联盟”中的成员国。国家知识产权局收到申请后,会将申请递交至世界知识产权组织WIPO国际局,然后WIPO会通知各个国家的商标审查机构进行审查。
  直接向目标国家申请注册,需要通过目标国家本地的商标代理机构提交。申请人可以委托国内的商标代理机构,委托其合作的国外商标代理机构提交。但是各个国家对商标申请的方式和材料要求不同,比如有的国家要求申请人提供公证认证的委托书(如缅甸、柬埔寨、老挝、伊朗、阿富汗等),有的国家要求申请人在特定时间内提交商标使用证据(如美国),有的国家在商标注册成功后还要收取一定金额的注册费(如日本),因此在提交申请前,需要申请人对目标国家的商标申请要求有初步了解。
  马德里国际商标申请的优势是程序简便,而且只需向国家知识产权局缴纳一份费用即可,但是其缺点是申请的商标信息必须与国内申请/注册的商标信息保持一致、且在国际商标注册之日起5年内效力并不稳固。而直接向目标国家申请商标注册的做法所需费用较高,但是申请方式较为灵活,而且商标效力稳固。申请人可以根据自己的需要选择合适的商标申请方式。?
  五、结语
  商标海外抢注是企业在走出去战略中很容易碰到的问题。进行海外知识产权监测预警并提前实施全球化的知识产权布局固然重要;但面对卷入的海外商标抢注之战也无需惊慌,正所谓知己知彼百战不殆,在了解了商标海外抢注解决方式后,企业可以委托当地专业的律师,根据自身的情况和需要选择合适的战术,维护自身的合法权益。?
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